可深了 | 美国分离式专利侵权的发展和启示

总 述

分离式侵权（Divided Infringement），主要指随着通信等一些领域的技术发展而更多出现的多个主体共同执行专利方法而产生的专利侵权，其中的单一主体未直接完整实施专利方法。分离式专利侵权形态复杂，给各国立法和司法都带来了挑战。笔者谨结合Akamai Technologies v. Limelight Networks案就美国分离式专利侵权的发展和启示提出管见。

美国将分离式侵权作为专利直接侵权的一种特别形态，在“控制或指导”和“联合事业体”两种基本情形下，一方的行为可以转移归属于另一方，使后者对专利的完整实施来承担直接侵权责任。笔者主要观点有：

行为归属转移的原则在法理上并不排斥在分离式专利侵权之外的通常专利直接侵权中加以应用。

构成直接侵权的关键在于行为人是侵权技术方案得以实施的主谋，须承担主要责任，而不在于行为人是否直接参与实施。

提供实施专利之专用工具的行为人，即使未参与直接实施，如果其在侵权技术方案的实施中起了主谋作用，仍应当依照“控制或指导”原则的精神构成直接侵权。

在标准必要专利背景下，以实施技术标准中的相关技术为目的，未进行传统意思联络而仅依靠技术标准背对背达成设计和技术协调的多家厂商，其行为最终导致与技术标准对应的专利技术方案得以完整实施而侵权的，应当构成“联合事业体”情形下的直接侵权。

在“控制或指导”和“联合事业体”这两种单纯的基本形态之外，还存在两者混合的复杂分离式直接侵权。

美国“控制或指导”和“联合事业体”理论与中国法律框架并不冲突。“联合事业体”理论可以归入侵权责任法第八条所规定的共同侵权。“控制或指导”理论可以斟酌适用侵权责任法第八条所规定的共同侵权，或直接适用中国专利法第十一条规定的专利侵权。

此外，笔者认为，断案必须依法。而当，例如新形态的分离式侵权出现，而现有法律缺少直接规定时，应当遵循最基本的公平原则，在现有法律框架的弹性之内做出判断，为实质性技术创新提供有力司法保护，无论中国、美国还是世界其他国家均应如此。

Akamai案案情

本案属于随互联网技术发展而出现的典型的分离式侵权。

原告在网络内容传送领域拥有US6,108,703专利（703专利）。该专利所保护的技术方案实现了在分布于各地的众多服务器中为用户迅速查找最近的网页并获取所需数据，从而提高了传送速度。该技术方案为社会带来了实质性技术进步，所以对发明人和该技术给予恰当的专利保护才符合社会公平和专利制度的初衷。

703专利所保护的技术方案中包括用于内容识别的“标记”（tagging）步骤。被告在提供网络内容传送服务时，除了未执行“标记”步骤，执行了703专利所保护的方法技术方案中所有其他步骤。“标记”步骤是由用户执行的，而被告给出了实施“标记”步骤的技术帮助和必要指示。

被告自己不执行“标记”步骤，而是使用户执行该必要步骤，此行为很明显是用来规避专利侵权的技术性动作。如果被告在专利权人没有专利撰写失误或其他失误的情形下，得以采用这种技术性动作成功规避侵权，实质上使用了原告方具有新创性和实用性的技术而又不必向原告方给予合理补偿，显然有失公允。而在美国当时的法律框架下，并没有可直接适用的现成法条或判例。

原告2006年提起诉讼，2016年方尘埃落定。10年间，该案历经美国各级法院8次审理，给出了8个主要判决或决定，过程曲折，是美国各级法院在法律框架下积极探求司法和社会公平原则之下为实质性创新者提供保护的过程。

间接侵权还是直接侵权

欲解决分离式侵权问题，首先要明确其与直接侵权和间接侵权的关系。就专利侵权而言，法律明文规定的基本专利侵权属于直接侵权。例如，中国专利法第十一条第一款的规定：

“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”

直接违反上述规定的即属于专利直接侵权，而专利间接侵权则应当涵盖专利直接侵权之外而又应承担专利侵权责任的其他侵权行为。在美国的成文法和判例当中，至少明确了两种间接专利侵权形态：帮助侵权（Contributory Infringement）和诱导侵权（Induced Infringement）。

分离式侵权是否属于间接侵权？这一争执，在Akamai案中出现了重大反复。其关乎一个原则性问题：间接侵权的成立是否须以直接侵权为前提。

美国联邦巡回上诉法院曾尝试将本案的分离式侵权归入诱导侵权这一间接侵权形态，以通过此路径来实现司法公平。联邦巡回上诉法院于2012年做出判决，在不存在直接侵权的情形下，认定被告构成了诱导侵权。

而美国最高法院于2014年扳回了联邦巡回上诉法院2012年的判决。美国最高法院坚持了间接侵权的成立应以直接侵权为前提，因而当不存在直接侵权时，不应认定被告构成了诱导侵权。美国最高法院的逻辑是：如果诱导他人实施了某一行为，而诱导导致的行为并不侵权，则上述诱导行为亦不应构成诱导侵权。美国最高法院就此指出了Akamai案应当遵循的路径：将分离式侵权归入直接侵权。2015年，联邦巡回上诉法院按照这一思路判定被告构成直接侵权。该判决最后受到了美国最高法院的支持。

笔者认为，中国的法律框架也支持间接侵权的成立应以直接侵权的存在为前提，与美国最高法院的思想相通。我国侵权责任法这样规定：

“第六条 行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。

根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

第七条 行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。”

侵权责任法的这两条规定明确了这样的民事原则：侵权责任以过错为前提，仅法定承担无过错责任的除外。此原则体现了基本社会公平。专利直接侵权是一种法定的无过错侵权。而专利间接侵权责任应属专利直接侵权的法定无过错责任之外的过错责任，其成立以过错为前提。对于专利间接侵权的成立，专利直接侵权的存在是确立当事人过错的关键一环。Akamai案中，美国最高法院也是在捍卫过错责任这一一般民事原则。我国侵权责法第九条规定“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》法释〔2016〕1号：“第二十一条 明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”同样也体现这一精神。

分离式侵权的判定

2014年后，联邦巡回上诉法院回到以直接侵权解决分离式侵权的思路，以求为原告，这一实质性创新者提供公平的司法保护。当时即有的法条和判例不足。因而，联邦巡回上诉法院遵循最基本的公平原则，在现有法律框架的弹性之内发展了分离式侵权之下直接侵权成立的判定标准，最终判定被告直接侵权成立。

就如何判定分离式直接侵权成立，联邦巡回上诉法院首先将问题明确为：当有多个实体实施专利方法时，其他方的行为能否归属于某一方，从而使之承担侵权责任。

经由Akamai案，联邦巡回上诉法院开列出了能够将一方行为转而归属另一方，最终能够使分离式直接侵权成立的两种情形：

1. 一方是否控制或指导（directs or controls）另一方的行为；

2. 各方是否组成了联合事业体（joint enterprise）。

其中，“控制或指导”的情形，简单而言，需要有一个主脑或主谋（mastermind），它控制或指导另一方实施某些行为。相应，被控制或指导者的行为可以归于主谋，使得主谋可能构成直接侵权，而被控制或指导者则不一定构成侵权。毕竟主谋和被控制或指导者在侵权行为中的地位、作用有上下差别。

Akamai案之前已经有判例指出委托代理关系和合同关系均可以使控制或指导成立。但这两种情形不能适用于Akamai案。因而，为使被告方直接侵权成立，联邦巡回上诉法院为被告量身打造了第三种情况：将履行专利方法中的特定步骤设定为参与某种活动或者获得利益的条件，并确立了履行这些步骤的方式或时机。

关于“形成了联合事业体”，列出了以下四个要素：

1）明示或暗示的协议；

2）共同实现的目的；

3）金钱利益的生态群落（a community of pecuniary interest in that purpose）；

4）对于联合事业体发展的方向具有平等的话语权和控制权（an equal right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control）。

联合事业体这一情形下多方在意思联络或串谋之下共同行事，各方在侵权行为中的地位和作用平等，相应也平等地为共同联合事业体整体行为承担连带责任。

对分离式侵权的顶层梳理

就分离式侵权，笔者在顶层总结了以下两个原则：

1. 间接侵权以直接侵权的存在为前提。

2. 分离式侵权属于直接侵权。

间接侵权的成立应以直接侵权为前提。此原则前已述及，不再赘述。

分离式侵权属于直接侵权。分离式侵权与直接侵权的关系看似矛盾实则统一。分离式侵权主要是随着通信技术进步而出现的新课题。通信技术造就了大系统，该系统规模、层次、结构、技术、功能、相关方等各个方面都极端庞杂，进而涌现出了大量系统级或多边技术，指多方配合之下才能完整实施的技术，此类技术多属于方法技术。有很多多边技术具有很高的新创性、实用性，具有很高的价值，属于依照专利制度的初衷和社会公平应当给予有力保护的技术创新。

然而对于专利直接侵权，如若机械性坚持单一主体之下的全面覆盖原则，似乎就给此类多边技术的保护带来了困局。针对多边技术这一问题，有业内人士提出了“单边撰写”这一解决办法。“单边撰写”在现有法律框架下对一部分多边技术问题能够大有帮助，但仍有大量较为复杂的多边技术无法仅仅依靠“单边撰写”取得良好收效。

审视Akamai案，与更传统的侵权案相比较，关键性的不同在于，互联网和移动互联网的发展，给被告通过假手第三方实施个别步骤而规避专利侵权提供了技术上的支持和可能。在该案场景中，被告是整体技术方案的谋划者、实现者，是主要实施者而不是完整实施者：因为被告将其中部分步骤的实施转移给了用户。就整体技术方案的实施而言，被告是操盘主谋，是始作俑者，用户被利用而充当了被作之俑。本案被告与非分离式传统直接专利侵权行为人相比，在侵权活动中所起的作用、造成的损害、获取的利益等方面均无本质区别，区别仅只在于在本案被告的谋划之下，用户被单纯利用以规避侵权。此种情形下，本案被告理应与传统案件中的直接侵权人一样被认定为直接侵权，承担同样的直接侵权责任，而不是仅承担较轻的间接侵权责任。如此，方可称为司法公平。笔者认为美国最高法院也是出于此原因而坚持将分离式侵权归入直接侵权而非间接侵权。

相应，分离式侵权在法理上须解决的问题就是：如何在看似矛盾的情形下，将分离式侵权统一在直接侵权之下。在操作层面上，联邦巡回上诉法院将之明确为行为归属的转移：当有多个实体实施专利方法时，其他方的行为如何才能归属于某一方，从而使后者承担专利方法的完整实施，进而承担直接侵权责任。此外，笔者认为行为归属转移的原则在法理上并不排斥应用于分离式专利侵权之外的通常专利直接侵权。

对分离式侵权的中层梳理

对于分离式侵权，要在中间层面建立起原则框架，以明确什么情形下可以进行行为归属的转移。答案可以水到渠成地总结为两个字：主谋。指导思想是：应当将直接侵权的责任锁定到专利侵权行为的真正主谋、主使人身上，而不是被主谋、主使人所控制或指导的行为人身上，是否直接参与实施其实并非关键。

还应当指出，主谋与教唆者或帮助者有客观上的相似之处：他们均不直接参与侵权行为的实施；而由于他们在侵权行为的实施中所起的作用有着本质不同，所以主谋承担直接侵权责任，教唆者或帮助者承担间接侵权责任。当然，行为归属转移的判别原则应当严格把守，以对主谋与教唆者或帮助者做出严谨区分，使他们各担其责。

前已述及，经由Akamai案，联邦巡回上诉法院开列出了行为归属转移的两种情形：

1. 一方是否控制或指导另一方的行为；

2. 各方是否组成了联合事业体。

笔者认为，所列的这两种情形已经构成了一个简洁的系统框架。两个主体之间的关系可以系统性的分为不平等关系和平等关系两种，分别对应上述“控制或指导”和“联合事业体”。前者是主谋控制或指导他人实施；后者是多个主谋共同谋划而实施。

对分离式侵权“控制或指导”情形的底层梳理和推演

在“控制或指导”情形之下，随着判例积累，已经列出了三种具体情况：

1．委托代理关系；

2．合同关系；以及，

3．将履行专利方法中的特定步骤设定为参与某种活动或者获得利益的条件，并确立了履行这些步骤的方式或时机。

应当说，亦如美国法院在以Akamai案为代表的各个案件中的行事，随着技术和社会的发展、新情况的出现，分离式直接侵权成立的情形和相关判定原则还会再有添加和调整，以便遵循最基本的公平原则，在已有法律框架之内为实质性技术创新提供有力司法保护。

笔者认为，构成直接侵权的关键在于行为人是侵权技术方案得以实施的主谋，须承担主要责任，而不在于行为人是否直接参与实施，从而，未直接实施专利方法中任何步骤的行为人仍可能构成直接侵权。Akamai案中，被告自行实施了专利技术方案中的绝大部分步骤，仅将其中一个步骤转移给用户实施。但是，按立法本意来考查上述三种具体情况，尽管被告并未直接实施专利技术方案中的任何步骤，而是分别控制或指导多个第三方各自实施技术方案之一部，从而总体上专利技术方案得以完整实施，在这种情形下，各方所有相关的实施行为应当依旧能够转移归属于被告，使得被告构成直接侵权。

实际上，被告也可以仅控制或指导一个第三方完整实施技术方案。此时，只要被告确系主谋，依据控制或指导原则将第三方完整实施技术方案的行为转移归属于被告来承担直接侵权责任亦合法理。所以，行为归属转移的原则在法理上并不排斥应用于分离式专利侵权之外的通常专利直接侵权。联合事业体的情形同样也适用。

此外，笔者认为，提供实施专利之专用工具的行为人，即使未参与直接实施，如果其在侵权技术方案的实施中起了主谋作用，仍应当依照“控制或指导”原则的精神构成直接侵权。传统来看，上述行为在导致直接侵权发生的情形下通常会构成帮助侵权。目前，笔者尚未获知提供实施专利方法之专用工具构成直接侵权的判例。但是，例如通信、移动互联等技术的发展已经使分离形态的侵权变得可能和普遍。在行为人提供实施专利方法之专用工具时，应考查行为人在整个过程中的地位和作用，对于专利方法之完整实施，判断提供专用工具者是主谋还是教唆或帮助者，如果属于前者，则专用工具提供者构成直接侵权；如果属于后者，则构成间接侵权。

假设实施专利之专用工具的购买者是商业用户，例如一家企业，企业在其商业运营中使用该工具、实施相关专利方法时构成侵权。此时，对于专利权人而言，仔细分辨专用工具提供者是构成直接侵权还是间接侵权的必要性可能并不大：一方面，作为专用工具之用户的企业常常技术能力较强，确系实施专利的主谋；另一方面，作为专利方法直接实施者的企业成为直接侵权者来承担责任，工具提供者仅构成间接侵权，对专利权人常常并无妨害，尤其当直接侵权人具有较好赔付能力时。

而当实施专利之专用工具的购买者是消费者时，例如，供应商提供的电视盒子构成实施通信方法专利的专用工具时，电视盒子在用户正常使用中实施专利方法，则电视盒子的供应商是专利方法得以实施的主谋和始作俑者，而消费者在实施专利方法的过程中是被“控制或指导”者，是被作之俑：供应商提供实施专利之专用工具，再辅以通用、标准设备使用户搭建好专用侵权系统，为用户提供实施侵权方法的技术指导，用户仅只是按动工具或系统上的启动开关，从而使侵权方法得以实施。这种情形下，通过将用户的行为转移归属于专用工具的提供者而将其认定为直接侵权人既合理，也必要，因为专利权人几乎无法针对直接实施技术方案的最终用户来维权，转而向实施专利之专用工具的提供者来维权，使其承担主要的直接侵权责任，如此方能实现专利制度的初衷和社会公平。

对分离式侵权“联合事业体”情形的底层梳理和推演

关于“形成了联合事业体”，联邦巡回上诉法院开列出了以下四个要素：

1）明示或暗示的协议；

2）共同实现的目的；

3）金钱利益的生态群落；

4）对于联合事业体发展的方向具有平等的话语权和控制权。

笔者理解，联合事业体这一情形属于存在共同目标的多方在意思联络或串谋之下行事，各方在侵权行为中的地位和作用平等，相应也平等地为共同联合事业体整体行为承担连带责任。笔者认为，联合事业体四要素的适用范围实则可以扩展到传统的意思联络或串谋之外。

当前，通信技术的发展已经形成了宏大的体系化大系统格局，无论从系统和关联技术的各个维度和层次来看都极度庞杂，参与者的数量难以想象，分工和角色亦极度庞杂。大系统之下的任意一

个小系统，甚至一个小系统功能都已经复杂到需由多方分别承担各自部分，即以多边形式来实现已经是必然和常态。在这种复杂度之下，各个参与厂商间进行传统的意思联络，以互相沟通、协调设计和技术参数已经成为不可能。技术标准便是解决这一问题来实现各厂商之间多边设计和技术协调的主要手段：各厂商只要依照技术标准设计生产产品即可保证其在大系统中的兼容和使用，从而不必再与其他相关厂商进行设计和技术方面的意思联络和协调沟通。

相应，笔者认为，在标准必要专利背景下，以实施技术标准中的相关技术为目的，未进行传统意思联络而仅依靠技术标准背对背达成设计和技术协调的多家厂商，其行为最终导致与技术标准对应的专利技术方案得以完整实施而侵权的，应当构成“联合事业体”情形下的直接侵权，从而其中的每个厂商都须为联合事业体总体行为同等承担连带责任，而并非仅为自己的行为负责。在这种情形下，应当认为有关联合事业体的四个条件都得到了满足：

1）明示或暗示的协议：技术标准可视为该协议，各厂商均遵从技术标准行事；

2）共同实现的目的：各厂商以实施技术标准中的技术方案为共同目的；

3）金钱利益的生态群落：各厂商遵从技术标准各自完成自己的产品，然后将各自产品结合到技术标准中系统级的技术方案中加以实现，各厂商就此达成生态群落式的协调配合并实现与之相结合的经济利益；

4）对于联合事业体发展的方向具有平等的话语权和控制权：技术标准形成之后，宏观层面上，各厂商对其影响均较为有限，但仍可以认为各厂商具有弱而平等的话语权和控制权。

分离式侵权混合式推演

目前笔者所了解的美国分离式侵权案例均只是“控制或指导”和“联合事业体”两者仅居其一。而笔者相信还存在两者混合的复杂分离式直接侵权案例，例如：

有一技术标准涉及机顶盒与服务器之间的交互，另外存在相应标准必要专利；

机顶盒厂商和服务器厂商各自生产了符合技术标准的机顶盒与服务器，且机顶盒与服务器内均包括实现技术标准之技术方法的专用组件和专用配置；

机顶盒与服务器被分别出售给了两家厂商的用户：电视用户和服务商；

电视用户和服务商分别在各自厂商的必要指导下经过必要配置将机顶盒与服务器连接到互联网；以及，

在用户使用中，机顶盒与服务器按照技术标准实现交互，配合之下共同完整实施了所述标准必要专利技术方案。

该案例中，机顶盒厂商和服务器厂商形成了技术标准之下的“联合事业体”，并向各自用户提供了实施专利方法的专用产品，“控制或指导”他们的用户共同实施了专利方法。因而，电视用户和服务商各自执行部分专利方法步骤的行为应分别转移归属于机顶盒厂商和服务器厂商，也就全部归属于由两家厂商所形成的联合事业体，而两家厂商均须对联合事业体的整体行为承担同等的连带责任，即对专利方法的完整实施承担责任。从而，机顶盒厂商和服务器厂商均构成专利直接侵权。

分离式侵权的中国式解决方案

美国分离式侵权与中国法律框架并不冲突。当前，美国分离式侵权存在“控制或指导”和“联合事业体”两种基本情形。其中的“联合事业体”可以归入侵权责任法第八条所规定的共同侵权行为：

“第八条 二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。”

一些专业人士将侵权责任法第八条所规定的共同侵权行为称为“有意思联络的共同侵权”。笔者认为，如前已述及，所谓“有意思联络”不应机械局限于字面传统含义，随着技术发展，多个行为人可以不经传统意思联络，只遵循技术标准各自背对背实现设计和技术的协调，从而完成有协调的共同侵权。在“联合事业体”或侵权责任法第八条所规定的共同侵权行为之下，各方作为共同主谋，地位和作用平等，所以均同等地承担连带责任。

而对于“控制或指导”情形，侵权责任法第八条所规定的共同侵权可以斟酌适用。考虑到一些情形下，主谋方与被控制和指导方的地位和作用不同，可能两方不宜承担同等的责任，即，主谋方构成直接侵权时，被控制和指导方有可能构成间接侵权，也可能不构成侵权。这种情形只能斟酌适用侵权责任法第八条所规定的连带责任。而笔者认为，对于“控制或指导”情形，也可以脱离侵权责任法，直接以专利法中直接专利侵权的规定，即中国专利法第十一条，来认定没有直接参与实施的主谋构成直接侵权。

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